Javier André Murillo Chávez*
Uno de los relatos ingleses
más conocidos se titula “El Extraño Caso del Doctor Jekyll y el Señor Hyde”,
escrito por Robert Louis Stevenson y publicado por primera vez en 1886. La
historia gira en torno a la investigación que realiza un abogado
londinensesobre la relación entredos personajes bastante disímiles: uno es el
tímido doctor Henry Jekyll y el otro es el extraño misántropo Edward Hyde. Al
parecer, un trastorno psicológico de personalidad múltiple aquejaba a Jekyll, cuyo
alter ego es Hyde. El doctor logra invocar
a Hyde mediante una poción, cada vez que quiere cometer actos antisociales,ylograalejarlo
con un antídoto. Sin embargo, en la historia original, poco a poco el antídoto va
perdiendo su efecto y el doctor Jekyll se suicida llevándose a Hyde a la tumba
al ver que ya no controlaba el cambio; por el contrario, en la cultura popular,
el tímido doctor Jekyll y el monstruo Hyde es –dos en uno– un personaje literario
de leyenda que vive sus propias aventuras o las comparte con otros personajes literariosen
la serie de comic “La Liga de los Hombres Extraordinarios”.
Al igual que los protagonistas
de esta vieja y conocida historia, existe una institución jurídica que tiene la
particularidad de estos extrañospersonajes: la libre imitación de iniciativas
privadas. Nuestra Constitución en su artículo 58[1],
así como el derogado artículo 4 del Decreto Ley N° 26122[2]
antecedente del vigente Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la
Competencia Desleal, prescribe que la iniciativa privada y su imitación en
nuestro ordenamiento jurídico son libres; lo que es bueno pues se incentiva el
crecimiento económico de las empresas y del mismo mercado. Sin embargo –como en
la historia previamente relatada– existe un “trastorno” que corrompe este
principio jurídico económico: la imitación sistemática.
Este “trastorno” fue
reconocido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en la Resolución N° 1091-2005/TDCdel
caso Bembos contra Renzo’s, precedente de observancia obligatoria aplicable a todos
los casos de actos de confusión con la norma anterior a la Ley de Represión de
la Competencia Desleal vigente; en la cual, se imponen dos límites al derecho
de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de
terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre
patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de
diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando
caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o
explotación indebida de la reputación ajena. Como se puede observar, la
imitación sistemática era sancionable con relación a los actos de confusión y,
adicionalmente, estaba expresamente reconocida en el artículo 13 del Decreto
Ley N° 26122[3].
Así –por ejemplo– un
empresario innovador podría empezar a vender chocolates en una lata roja con
forma de corazón, y otro empresario podría imitar libremente ese empaque,
siempre con respeto a la propiedad industrial y con algunas diferencias para no
caer en actos de competencia desleal. Sin embargo, distinto es el panorama
cuando este primer empresario innova nuevamente y utiliza en el mercado una
lata piramidal verde para vender chocolates premium
y el mismo imitador de la primera lata también las utiliza; luego, otra vez, el
primero innova con latas azules para vender chocolates con relleno de sabores y
el competidor lo imita una vez más; y, finalmente, el innovador empresario
lanza al mercado unas cajas pequeñas rectangulares de color amarillo para mini
chocolates y, nuevamente, el imitador aparece y saca su versión de estos
empaques; he aquí el "trastorno” pues muy probablemente si el primero
vuelve a innovar, el segundo lo imite de nuevo y así sucesivamente.
Pese a que nuestra actual Ley
de Represión de Competencia Desleal no reconoce expresamente ni el derecho de
imitación de iniciativas privadas ni la sanción expresa a la imitación sistemática,
lo quenos parece un gran error; se produjo un caso idénticoal antesdescrito
entre dos empresas, pero no sobre empaques de chocolates sinosobre fármacos:GlaxoSmithKline Perú S.A. (GSK Perú) –quien comercializa la conocida
serie de fármacos “Panadol”– denunció a Quimioterápico S.A. (IQFarma) –quien
lanzó al mercado una nueva serie de fármacos denominados “Dolol”–por invocar al
“señor Hyde” de la imitación de iniciativas privadas. Efectivamente, en la
Resolución N° 2487-2010/SC1, el Tribunal de INDECOPI sanciona a IQFarma con
treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias por imitación sistemática del trade dress[4]
de una línea completa de medicamentos, desde la versiónregular hasta sus variaciones forte,
para niños y antigripal, en
aplicación del artículo 9 por actos de confusión[5].
Al contrario del “doctor
Jekyll”, en este caso IQFarmautilizó, sin tener el antídoto, una poción llamada
“abuso de derecho”; el cual es definido por Espinozacomo “un principio jurídico
derivado del principio de la buena fe que consiste en no admitir el ejercicio
irregular de un derecho que lesione legítimos intereses”[6].
En efecto, podemos afirmar que la imitación sistemática se produce cuando un
agente del mercado ejerce el derecho de imitación de iniciativas privadas atravesando
los límites intrínsecos del mismo, configurando un caso de abuso de derecho; el
quese encuentra sancionado por el artículo 103 de nuestra Constitución[7]
y el artículo II del Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984[8].
Entonces, debe quedar claro
que pese a la no enunciación expresa de la imitación sistemática como acto de
competencia desleal, esta omisión no quiere decir que no sea sancionable; en efecto,
el caso GSK Perú contra IQFarma fue bien resuelto por el Tribunal de INDECOPI.
Así, este órgano colegiado integró de manera correcta la ratio decidendi del caso Bembos contra Renzo’s con nuestra actual norma
en materia de Competencia Desleal, dando como resultado la resolución del caso
GSK Perú contra IQFarma, donde se reconoce dos aspectos muy importantes:
primero, que los actos de confusión sancionados por el artículo 9 de la Ley de
Represión de la Competencia Desleal no necesariamente recaen sobre aspectos de
propiedad intelectual, sino que pueden recaer en elementos no protegibles por
ésta –como el trade dress–; y,
segundo, que la imitación sistemática es sancionable por el mismo artículo 9 referido,
debido a su configuración como abuso de derecho al trasgredir el límite
impuesto por el ordenamiento al derecho de imitación de iniciativas privadas:
el deber de diferenciación.
En el caso de la institución
jurídica descrita, no existe un posible “antídoto”; lo que existe es un
desincentivo para que los agentes no cometan mayores abusos. En este sentido,
INDECOPI es quien decide lo que está dentro de los límites y lo que está fuera;
así, coloca multas a aquellos agentes cuyas conductas se asemejan a las del
misántropo Edward Hyde, para que no vuelvan a cometerlas más. El mercado es uno
de los espacios más dinámicos que existen en la realidad, por lo que es muy
importante que los agentes del mismo entiendan que la imitación sistemática es
un fenómeno jurídico que se debe evitar.
El relato protagonizado por el
doctor Jekyll y el señor Hyde nos enseña que cualquier aspecto de la realidad
tiene la posibilidad de ser utilizado para el bien así como para ser usado para
el mal. Igualmente, en el sistema jurídico, un derecho puede ser utilizado
correctamente o se puede abusar del mismo; es por esto, que el reto de INDECOPI
se encuentra en decidir con justicia la línea entre los actos de competencia
desleal que vulneren la buena fe empresarial –como la imitación sistemática– y
las actividades lícitas permitidas para el crecimiento del mercado –como la
libre imitación de iniciativas privadas. Así, como única suerte de “antídoto”,
el efecto disuasivo de las multas impuestas por actos de competencia desleal
logrará que el tímido doctor Jekyll pueda vivir tranquilo sin invocar al
misántropo y abusivo señor Hyde en el mercado peruano.
*Asistente Legal
del área de marcas del Estudio Clarke, Modet & Co. Perú. Asistente de
Investigación en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Asistente
de Cátedra de los Cursos de Derecho de la Competencia 2 y Derecho de Autor con
el Profesor Raúl Solórzano Solórzano, ambos en la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Alumno de Duodécimo (12mo) Ciclo de
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la
Maestría en Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual. Ex-Director y
miembro de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico.
[1]Artículo 58 de la Constitución Política del
Perú de 1993: “La iniciativa privada es libre. (…)”.
[2]Artículo 4 del Decreto Ley N° 26122: “No
se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o
iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley se dispone o en
lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por Ley”.
[3]Artículo 13 del Decreto Ley N° 26122: “Se
considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas
empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente
encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo
que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a
aquél”.
[4]Entendemos
trade dress como INDECOPI en la
Resolución N° 2487-2010/SC1; es decir, como la “imagen total de un bien que es
definida a partir de la impresión general de su composición y diseño,
incluyendo tamaño, forma, color, textura e imágenes”.
[5]Artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044:
“Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial,
inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial
de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios,
de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto
al que realmente les corresponde.
Los actos de confusión
pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por
las normas de propiedad intelectual”.
[6]
ESPINOZA Espinoza, Juan – “Los Principios Contenidos en el Título Preliminar
del Código Civil peruano de 1984” (2011). Lima: Grijley, p. 103.
[7]Artículo 103 de la Constitución Política
del Perú de 1993: “(…). La Constitución no ampara el abuso del derecho”.
[8]Artículo II del Título Preliminar del
Código Civil peruano de 1984:“La ley no ampara el ejercicio ni la omisión
abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el
interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir
provisionalmente el abuso”.
